基本案情
2017年(nián)12月7日,瑞安市豪運機械有限公司向溫州市知識産權局投訴郭某侵犯其擁有的(de)“三維包裝機的(de)傳動裝置”(專利号為(wèi)ZL201620913636.X)實用新型專利。2018年(nián)11月12日,溫州市知識産權局作出行政裁決,認定侵權成立,責令郭某停止生産、銷售侵權産品,郭某未提起行政訴訟。2019年(nián)7月1日,瑞安市豪運機械有限公司再次向溫州市知識産權局投訴郭某生産銷售的(de)同類産品侵犯其同一(yī)專利權。
2019年(nián)9月4日,溫州市知識産權局作出行政裁決,認定侵權成立,責令郭某立即停止侵權行為(wèi)并銷毀侵權産品。郭某不服提起行政訴訟。2020年(nián)3月24日,浙江省甯波市中級人民法院駁回郭某訴訟請求。郭某在最高(gāo)人民法院提起上訴後撤訴。2021年(nián)2月26日,溫州市知識産權局對郭某涉嫌重複侵犯同一(yī)專利權的(de)行為(wèi)予以立案調查,根據相關行政裁決和(hé)裁判文書,認定郭某實施的(de)侵權行為(wèi)構成重複侵權。
郭某重複侵犯瑞安市豪運機械有限公司擁有的(de)“三維包裝機的(de)傳動裝置”(專利号為(wèi)ZL201620913636.X)專利權的(de)行為(wèi),構成《浙江省專利條例》第五十一(yī)條規定的(de)重複侵權行為(wèi)。溫州市市場監督管理(lǐ)局根據該條例第四十六條規定,依法責令郭某停止侵權行為(wèi),并對其作出罰款6.5萬元的(de)行政處罰決定。
理(lǐ)解與适用
一(yī)、推選經過和(hé)指導意義
該案由浙江省知識産權局向國家知識産權局報送。根據《國家知識産權局關于知識産權行政執法案例指導工作的(de)規定(試行)》,經審核遴選、專家評審、案例指導工作委員會審議,該案例在重複專利侵權行為(wèi)的(de)認定和(hé)規制等方面具有指導意義,可(kě)作為(wèi)備選指導案例。2022年(nián)3月,該案例經國家知識産權局局務會審議通過,作為(wèi)第二批指導案例發布。
本案是對重複專利侵權行為(wèi)相關規定的(de)适用。重複專利侵權是典型的(de)故意侵權,侵權人主觀故意和(hé)過錯明顯,客觀上給專利權人造成較大經濟損失,對市場公平競争秩序的(de)破壞程度更大,應該承擔更重的(de)法律責任。但是,重複專利侵權行為(wèi)認定是一(yī)個複雜的(de)法律問題,涉及侵權行為(wèi)的(de)判定、對不同侵權行為(wèi)的(de)對比等,有時還需識破實際侵權人更換“馬甲”的(de)假象。
現行《中華人民共和(hé)國專利法》《專利法實施細則》對重複專利侵權行為(wèi)未作規定。部門規章(zhāng)《專利行政執法辦法》第二十條規定,對于重複侵權行為(wèi),管理(lǐ)專利工作的(de)部門可(kě)以依請求直接作出責令立即停止侵權行為(wèi)的(de)處理(lǐ)決定。目前,北京、天津、河北、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、貴州、新疆等省(自(zì)治區、直轄市)在地(dì)方性法規中,明确規定對于重複專利侵權行為(wèi)可(kě)以給予行政處罰。
該指導案例準确适用地(dì)方性法規,明确了重複專利侵權的(de)認定标準和(hé)行政處罰程序。對于行政裁決或者司法裁判生效後被請求人未停止侵權行為(wèi),持續或再次侵犯同一(yī)專利權的(de)情形,可(kě)以适用重複專利侵權行為(wèi)的(de)規定予以規制,即管理(lǐ)專利工作的(de)部門對當事人再次侵犯同一(yī)專利權作出行政裁決後,負責專利執法的(de)部門可(kě)根據地(dì)方性法規對重複專利侵權行為(wèi)作出行政處罰。該指導案例有效保護了權利人的(de)創新積極性,有助于維護市場競争秩序,同時體現了地(dì)方性法規在我國正式法律淵源中的(de)重要作用,對于進一(yī)步健全和(hé)完善我國專利法律制度具有重要意義。
二、案件要點的(de)解讀與說明
該指導案例的(de)案件要點為(wèi):對于行為(wèi)人侵犯他人專利權,在行政裁決或者司法裁判生效後未停止侵權行為(wèi),就同一(yī)專利權持續或者再次實施侵權行為(wèi)的(de),可(kě)以依據地(dì)方性法規直接認定為(wèi)重複侵權行為(wèi)并給予行政處罰。通常情況下,在認定重複專利侵權時,一(yī)般需要考慮以下幾方面因素。
(一(yī))地(dì)方性法規有關重複專利侵權的(de)規定
我國的(de)正式法律淵源包括憲法、法律、行政法規、地(dì)方性法規和(hé)行政規章(zhāng)等。《中華人民共和(hé)國立法法》第七十二條規定,省、自(zì)治區、直轄市的(de)人民代表大會及其常務委員會根據本行政區域的(de)具體情況和(hé)實際需要,在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的(de)前提下,可(kě)以制定地(dì)方性法規。《中華人民共和(hé)國立法法》第七十三條第二款規定,除該法第八條規定的(de)事項外,其他事項國家尚未制定法律或者行政法規的(de),省、自(zì)治區、直轄市和(hé)設區的(de)市、自(zì)治州根據本地(dì)方的(de)具體情況和(hé)實際需要,可(kě)以先制定地(dì)方性法規。《中華人民共和(hé)國行政處罰法》第十二條規定,地(dì)方性法規可(kě)以設定除限制人身自(zì)由、吊銷營業執照以外的(de)行政處罰。
根據上述規定,在《中華人民共和(hé)國專利法》《專利法實施細則》沒有就重複專利侵權行為(wèi)作出明确規定的(de)情況下,地(dì)方性法規可(kě)以對重複專利侵權行為(wèi)的(de)認定和(hé)處罰作出規定。例如(rú)《浙江省專利條例》第五十一(yī)條規定,本條例所稱的(de)重複侵權,是指同一(yī)侵權人經人民法院或者專利行政部門依法認定侵犯他人專利權并作出裁決或者處理(lǐ)決定後,再次侵犯同一(yī)專利權的(de)行為(wèi)。《浙江省專利條例》第四十六條規定,有本條例第二十二條第一(yī)款規定的(de)重複侵權行為(wèi)的(de),由專利行政部門責令侵權人停止侵權,沒收違法所得,并可(kě)以處違法所得二倍以上四倍以下的(de)罰款;沒有違法所得的(de),可(kě)以處二十萬元以下的(de)罰款。
(二)前行為(wèi)與後行為(wèi)相關要素的(de)判斷
如(rú)果前行為(wèi)(或稱首次侵權行為(wèi))與後行為(wèi)的(de)侵權主體相同,可(kě)結合案情将後行為(wèi)認定為(wèi)重複專利侵權。如(rú)果前行為(wèi)與後行為(wèi)的(de)侵權主體不同,但實際控制人相同或者實際控制人存在特定關系,或者前行為(wèi)與後行為(wèi)的(de)侵權主體存在公司法意義上的(de)法人人格混同或者其他關聯關系,也存在可(kě)将後行為(wèi)認定為(wèi)重複專利侵權的(de)可(kě)能性,需要結合案情具體判斷。
現行《中華人民共和(hé)國專利法》規定了五種應予規制的(de)侵權行為(wèi),即制造、使用、許諾銷售、銷售、進口。在前行為(wèi)和(hé)後行為(wèi)均屬于未經專利權人許可(kě)實施其專利的(de)侵權行為(wèi)的(de)情況下,侵權人具有主觀故意,認定為(wèi)重複專利侵權時無須考慮具體行為(wèi)類型。例如(rú),前行為(wèi)涉及制造、銷售專利産品,後行為(wèi)涉及使用該專利産品,仍可(kě)将後行為(wèi)認定為(wèi)重複專利侵權。
(三)關于重複專利侵權行為(wèi)起算時間的(de)認定
《國家知識産權局關于重複專利侵權行為(wèi)相關問題的(de)批複(國知發保函字〔2021〕133号)》指出,首次侵權行為(wèi)法院強制執行程序終結之時,或權利人申請法院強制執行期限屆滿之日,可(kě)認定為(wèi)首次侵權行為(wèi)相關的(de)行政及司法程序結束的(de)時間,其後發生的(de)侵權行為(wèi)即屬于重複侵權行為(wèi)。
對專利侵權糾紛行政裁決案件,《中華人民共和(hé)國行政強制法》第五十三條規定,當事人在法定期限內(nèi)不申請行政複議或者提起行政訴訟,又不履行行政決定的(de),沒有行政強制執行權的(de)行政機關可(kě)以自(zì)期限屆滿之日起三個月內(nèi),依照本章(zhāng)規定申請人民法院強制執行。最高(gāo)人民法院《關于适用<中華人民共和(hé)國行政訴訟法>的(de)解釋》(法釋〔2018〕1号)第一(yī)百五十八條規定,行政機關根據法律的(de)授權對平等主體之間民事争議作出裁決後,當事人在法定期限內(nèi)不起訴又不履行,作出裁決的(de)行政機關在申請執行的(de)期限內(nèi)未申請人民法院強制執行的(de),生效行政裁決确定的(de)權利人或者其繼承人、權利承受人在六個月內(nèi)可(kě)以申請人民法院強制執行。對于專利侵權民事案件,《民事訴訟法》規定“申請執行的(de)期間為(wèi)二年(nián)”。管理(lǐ)專利工作的(de)部門或權利人在上述法定期間內(nèi)申請人民法院強制執行,人民法院執行程序終結,或者權利人未在法定期限內(nèi)申請法院強制執行,即可(kě)認定為(wèi)首次侵權行為(wèi)相關的(de)法律程序結束。
該案中,溫州市知識産權局于2018年(nián)11月12日作出行政裁決,責令郭某停止生産、銷售侵權産品。其後,郭某沒有自(zì)行政裁決作出之日起十五日之內(nèi)提起行政訴訟,也未履行行政決定。2019年(nián)7月1日,瑞安市豪運機械有限公司再次向溫州市知識産權局投訴郭某生産銷售的(de)同類産品侵犯其同一(yī)專利權。按照《中華人民共和(hé)國行政強制法》《關于适用<中華人民共和(hé)國行政訴訟法>的(de)解釋(法釋〔2018〕1号)》相關規定,此時已超出了首次侵權行為(wèi)相關的(de)法律程序結束的(de)時間。2019年(nián)9月4日,溫州市知識産權局作出行政裁決。其後郭某提起行政訴訟,一(yī)審判決駁回郭某訴訟請求。在郭某提起上訴又撤訴後,一(yī)審判決生效。據此,溫州市知識産權局根據有關行政裁決和(hé)生效判決,認定郭某構成重複專利侵權行為(wèi),并由溫州市市場監督管理(lǐ)局對其作出行政處罰,罰款6.5萬元。
該案是對《中華人民共和(hé)國專利法》《專利法實施細則》,特别是地(dì)方性法規有關重複專利侵權行為(wèi)認定和(hé)處罰的(de)具體适用,對重複專利侵權行為(wèi)形成了有力打擊并對其規制形成示範效應,可(kě)以更好地(dì)維護專利權人的(de)合法權益,有利于營造更加良好的(de)營商環境和(hé)創新環境。